跨境技术交易的准确决策和顺利开展，以通过尽职调查的方式充分了解情况为前提。本文结合多个跨境技术交易项目经验，分析跨境技术交易中的知识产权尽职调查“为什么”“做什么”和“怎么做”的问题。
作者丨张鹏 于丽君
目前，境外投资活动通常伴随着先进技术及知识产权的获取与交流。在跨境技术交易的实务操作中，一般在双方签订LOI（意向书）或MOU（备忘录）至签订SPA（股权买卖合同）期间，开展全面的知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，以下简称“IPDD”），以确定我方和交易对方的知识产权实力状况，结合各自知识产权实力状况明确交易框架，从而确定跨境技术交易的基本策略。可以说，IPDD已经成为确定跨境技术交易框架与策略的前提。
一、知己知彼：技术交易知识产权尽职调查的必要性
IPDD是跨境技术交易的逻辑起点，完整、准确的IPDD是并购交易成功的关键。IPDD的主要目的是通过了解知识产权的法律属性、技术属性与经济属性，达成对知识产权价值属性的认知，并为进一步进行知识产权价值评估提供依据。从买方角度而言，尽职调查是为了尽可能地发现与交易目标有关的股份或资产的全部情况，进而决定是否继续开展交易的重要事实。买方需要知晓，所得到的重要信息能否准确地反映目标公司的资产和债务情况。因此，IPDD是买方降低跨境交易风险的重要“安全阀”。[1]
知识产权的非物质性决定了跨境技术交易具有的特殊风险，即便是著名的跨国企业，在涉及知识产权的交易中亦曾出现重大失误。典型地，在某集团并购某公司某产品的业务研发部门时，未能调查发现该公司与其他公司之间有双方承诺不会随着该公司研发部门的转让而改变的交叉许可协议。这意味着该集团期望通过并购获取关键技术的目标难以完全实现。可以说，跨境技术交易中IPDD的全面度与准确度，直接影响着交易价格，甚至决定交易成败。
二、不遗毫发：跨境技术交易知识产权尽职调查要点
高质量的尽职调查是进行交易决策的重要基础之一，而尽调的质量建立在科学的方法、完整的资料以及合适的人员基础之上。为避免IPDD流于形式，难以发现实质性问题和风险，以下针对实务中需重点关注的IPDD要点进行探析。
1、目标知识产权的范围确定
最大范围圈定知识产权初始调查边界，防止因遗漏造成起点性错误。确定所需交付知识产权的边界，作为尽调的起点，一旦存在遗漏或偏差，后续期望回溯发现问题将变得极为困难，因此应给予足够重视。从知识产权内容范围而言，买方不仅需核实卖方自行出具的目标公司相关知识产权清单，还需在公共数据库（如美国和欧洲的专利局网站）等途径进行全面检索，以确认与目标公司技术拥有利害关系的相关知识产权。补充检索的操作相对简单，实践中往往被忽视。从知识产权地域范围而言，交易市场的划分影响知识产权安排。例如，哪些知识产权需要转让，哪些只需许可，在什么程度上授权许可等。因此，需要围绕交易各方的市场划分计划，界定目标知识产权的地域范围。
对于研发中的技术或申请中的知识产权，需尽可能对目标知识产权进行固化。对于尚未形成具体专利权、著作权的技术，需要对技术涉及的全部知识产权进行准确界定和归纳。例如：可以从知识产权的背景情况、名称、性质、具体载体、概括性描述的知识产权内容、组成部分、保存方式、应用效果等多方面进行分类界定。
以技术落地实施为导向，注意核查专利的实施是否需要与相关技术秘密、第三方知识产权等结合。有些技术的完整实施，需要多方面技术的集合，而相应知识产权的保护形式不限于专利，此时需要向目标公司了解是否还有技术秘密和其他配套的外围技术，以防遗漏技术秘密等，使得获取的技术并非最优方案，收购不够完整、留有缺憾。
难以准确界定目标知识产权范围时，适时安排不诉条款作为补充，协同进行交易谈判。以某项业务或产品作为交易目标时，此时界定目标知识产权需要准确分析知识产权与主要产品/服务的对应情况，而实践中往往难以非常清晰地界定出目标知识产权的全部内容，因此一般会在交易协议中布置相关兜底条款，如不诉条款。
2、目标知识产权的权利归属
严格追溯技术来源，分类核查目标知识产权独立性。企业主要通过自主研发、合作或委托开发、第三方技术转让的方式取得知识产权。根据取得知识产权的方式不同，存在的权属风险往往也大不相同。
自主研发取得的知识产权，需重点核查是否存在职务发明纠纷风险。自主研发取得的知识产权常因发明人或设计人包含竞争对手前员工，引发竞争对手以知识产权属于前员工的职务发明为由提起权属诉讼的情况。因此，除了核查目标公司关于知识产权背景调查、竞业禁止、保密、所携带技术成果的权利归属情况等的制度规定情况，对于核心知识产权，买方仍需重点核查目标公司是否保留有能够反映相关技术产生过程及研发团队智力投入情况的较为完整的研发记录；对于主要发明人或设计人需核查其在原单位的入职及离职文件及从事的主要工作情况，确认是否主要从事类似技术开发职位等。
委托或合作开发取得的知识产权，需注意核查相关协议中权属约定及权能分配是否清楚，并重点关注共有知识产权及后续改进的权利安排。委托或合作开发取得的知识产权的权能分配可能是独有的，也可能是与合作方共有的。当然，基于商业安排等的考虑，自主研发知识产权也可能是与第三方共有的知识产权，在此一并讨论。对于共有知识产权，需要特别注意收益权、处分权的约定。为避免日后可能出现纠纷和麻烦，买方应该与共有知识产权的每一权利人都要进行谈判，尽调时应该明示这种要求，并评估对交易可能造成的影响。
从第三方受让取得的知识产权，需注意区分知识产权性质为所有权还是使用权，重点审核相关转让、许可协议是否存在对受让人使用技术的权利限制或隐藏权利负担。目标知识产权若存在适用技术领域、地域、主体、时间等限制，或权利质押、已许可他人实施等负担，均可能影响交易架构设计，以及二次开发后技术或产品的自由实施。因此，确保目标公司拥有相关知识产权的全部权能，并能够向买方明确转让，对于买方而言至关重要。对于所有权知识产权或独占许可权知识产权，需重点核查所受让/授权的知识产权是否具有其他使用许可情形。
3、目标知识产权的自由使用
关注技术出口管制合规要求，审查知识产权相关诉讼。有些国家或地区会限制敏感技术对域外的出口（包括知识产权的对外转让、实施许可、技术服务和其他方式的技术转移）。但不同国家具有各自的技术进出口管制政策，所限制的技术领域及范围有所不同。买方需要核查目标公司在近期至少三年内作为原告或被告参与的、已结案及尚在审理的诉讼案件情况，包括调查案件性质、诉讼法律关系。若第三方对目标公司知识产权所有权或有效性提出诉讼，则买方就要分析权衡如果结局不利可能要承担的责任损失大小，以及这种诉讼纠纷是否有可能在并购之前解决。同时，根据尽调深度需要，有时还需对交易相对方地域内的自由实施分析（Freedom to Operate，简称为FTO）、专利稳定性分析等，具体分析办法，在此不再赘述。
三、剥丝抽茧：知识产权尽职调查的内容与关键步骤
跨境技术交易项目推进通常会发生交易过程中没有预料到的情况，需注重与交易的结合，以目标知识产权的落地实施为目标，反哺知识产权尽职调查全过程。
1、尽调启动前：知识产权尽职调查的策略制定
明确交易方式：股权交易、资产交易、股权资产混合交易。股权交易方与资产交易方对IPDD往往有不同要求。在股权交易中，对于每一特定资产的调查并不如在资产交易中那么重要，目标公司的知识产权资产一般将随着股权的转移而发生权利转移。对于资产交易方式下的IPDD而言，则必须确保识别到目标公司所有的实质性知识产权，以及确保目标公司对所有这些实质性知识产权所有权的确认，这直接决定了股权交易的价格与成败。
明确交易各方的诉求：技术交易、人员交易、品牌交易。成功的交易需要根据交易各方的利益诉求，形成共同认可的交易文本。交易目的决定着调查的目标及重点。例如，以获得关键技术为交易首要目标，需将调查重点集中在与技术相关的方面，比如关键技术保护措施，关键技术的实施情况，相关产品是否侵犯第三方知识产权等；以获得骨干员工和技术秘密为交易首要目标，需要对被收购方的员工情况进行重点调查，比如员工是否均签署保密协议，是否约定了发明创造成果所有权的归属，骨干员工人员清单、激励方法及长期留用意愿，保密协议及竞业限制签署情况等。
明确交易各方的技术定位：未来技术改进者、当下技术先进者。通常来说，两者在跨境知识产权交易总体框架方面存在不同的需求，需要首先通过尽职调查的方式，明确我方属于哪种类型以及与交易对方处于何种对比态势。针对未来技术改进者和赶超者而言，更多关注的是“前景知识产权”的归属与“背景知识产权”的使用空间；针对当下技术先进者与优势者，更多关注的是“当前知识产权”带来的收益与“未来知识产权”的共同享有。
明确交易各方的市场划分计划：有重叠的竞争市场、无重叠市场。知识产权交易活动一般是买方（又称并购方、产业方、受让方或投资人等）通过中介机构从卖方（又称被并购方、出让方、出售方等）获得交易对象的过程。交易对象通常是卖方的一个或多个关联公司（即上述目标公司）的全部或特定业务、知识产权。在仅出让部分业务或知识产权的交易架构中，由于卖方或其关联公司仍需继续经营所出让的相关业务，由此买卖双方在一定时间内属于该业务领域的竞争对手。因此，交易可能涉及市场划分，进而影响知识产权的尽职调查范围及后续权属权能安排。
综合考虑上述交易因素以及多法域问题等实际情况确定IPDD的范围及框架。在以技术为核心的交易中，最大范围的IPDD至少包括：界定用于实现交易目的的目标知识产权；调查目标知识产权的技术来源及独立性、技术独特性及先进性，技术应用情况、技术保护情况，相关纠纷及应对情况，以及目标公司核心技术人员认定及稳定性。此外，在尽职调查前，需关注交易目标国家的法律制度，明确目标国家在知识产权方面的法律规定及获得权利的程序。[2]
2、尽调进行时：知识产权尽职调查的策略执行
跨境知识产权交易的实务操作中，需要知识产权律师和交易律师、交易主体商务团队相互配合。在尽调实务操作中，知识产权律师可以通过查阅文献、访谈、现场调研等方式开展核查。例如，通过列明材料清单，分析卖方配合提供的相关技术图纸、授权邮件等资料；走访卖方产品生产线；访谈卖方核心运营人员、核心技术人员和知识产权法律负责人员等；通过登录国家知识产权局网站等官方平台，查阅卖方及其关联公司的专利、专利申请等知识产权的法律状态、权利负担、转让许可、剩余保护期限、缴费、全球范围同族专利的布局等情况。
就调查内容而言，一项具体的IPDD可能涉及以下调查项目的部分或全部。
1）核查目标公司架构及管理情况。了解目标公司管理架构、知识产权管理制度、保密制度，以及对外合作协议中涉及知识产权的条款，以及与关联公司之间的技术合作机制等；
2）核查目标公司产品情况。了解目标公司核心产品和主要的非核心产品涉及的相关技术、该等技术的知识产权保护情况、知识产权的取得方式、权利证书登记情况、权属关系实际情况、研发进度、截至尽职调查报告出具之日的生产销售情况（包括境内销售和境外销售）、使用第三方技术的情况、相关第三方技术的原始技术来源情况、第三方技术对应有形载体的交付情况、第三方技术对应知识产权的权利转移情况、文献发表公开情况、权利负担以及对外转让/许可情况。
3）核查目标公司技术情况。
* 调查目标技术来源及独立性。例如：研发项目的投入情况及行业发展趋势。
* 调查技术独特性及先进性。例如：技术先进性及行业竞争力；技术升级迭代、技术替代淘汰风险；具有自主知识产权的目标技术及权属是否清晰完整；技术成果转化能力，行业地位突出或者市场认可度；技术成果与产业融合度是否符合行业未来发展趋势。
* 调查目标技术人员认定及稳定性。例如：保持目标技术人员团队稳定性的措施；最近几年目标技术人员是否发生重大不利变化；对目标技术人员实施的约束激励措施；是否具有持续研发的能力。
4）核查目标公司知识产权情况。
* 调查目标知识产权应用情况。例如：技术形成产品或实现产业化，知识产权与主要产品/服务的对应情况。
* 调查目标技术的知识产权保护情况。例如：知识产权管理体系和制度（如研发项目的管理制度、研发创新制度和持续创新的机制）；知识产权的来源、权属、取得方式、有效期限；技术专利许可或授权情况以及是否具有非排他性等；知识产权储备对目标技术实施和运营的支撑（如知识产权具有所有权或使用权、目标专利具有法律稳定性、知识产权对目标技术和产品的覆盖性）。
* 调查目标知识产权纠纷及应对情况。例如：目标产品、技术、知识产权等是否存在重大权属纠纷、诉讼或有事项，职务发明、竞业禁止等；无形资产等资源要素是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷；共享资源要素是否存在权属纠纷、诉讼和失效风险；合作研发项目的权利义务约定及保密措施；关联方的知识产权授权使用、共享和失效风险等。
3、尽调报告后：知识产权尽职调查的报告更新
在完成上述阶段性核查后，需根据核查结果并结合交易各地域法律规定，评估知识产权法律风险，出具IPDD报告，辅助买方制定最终交易策略，确定交易价格。但尽职调查并非随着调查报告的交付万事大吉，需要随着交易策略安排的调整持续跟进更新。如前所述，知识产权具有客体非物质性，由此使得在技术的交付过程中常面临着单纯变更软件著作权、专利权等的权利人不足以达到交易目的的情况，这就需要在尽调全过程同步考虑知识产权的实施方案，移交与过渡期安排，交易后知识产权的整合与管理等。
[注]
[1] 刘丽：“中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究”，载于《科技与法律》2011年第1期，第41~42页。
[2] 高国雅：“跨国公司知识产权交易中的尽职调查”，载于《经济研究导刊》2014年第5期，第245页。
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